La tutela dei marchi d’impresa: dalla registrazione ai procedimenti amministrativi di decadenza e nullità

Dopo l’approfondimento sulla tutela dei marchi collettivi e di certificazione introdotta con la novella di cui al D.lgs. 15/2019, in questa occasione si vuole approfondire proprio la genesi della medesima: la registrazione dei marchi e le possibili azioni amministrative di decadenza e nullità, proponibili avanti all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM, in breve). 

Infatti, come noto, il Codice della Proprietà Intellettuale, introdotto con il D. Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 e s.m.i., è il riferimento nazionale in materia di marchi e brevetti e comprende sia la disciplina sostanziale sia quella procedurale. Tuttavia, il CPI, avendo come scopo ultimo la tutela dei marchi, non poteva esimersi dall’individuarne un momento di genesi e, quindi, dal prevedere e regolamentare una procedura che la garantisse e la rendesse esecutiva.

Tale esigenza si traduce nella procedura di registrazione, prevista dall’art. 156 e ss. CPI. In primo luogo, occorre chiarire cosa accade una volta proposta l’istanza di registrazione, la decorrenza e la durata della tutela che ne derivano e, soprattutto, in quali casi un soggetto terzo potrebbe rappresentare doglianze nei confronti del marchio depositato e con quali conseguenze. Quanto al deposito della domanda l’art. 156 CPI, così come sostanzialmente modificato dall’art. 20 del D.lgs. 15/2019, dispone in maniera capillare i requisiti minimi dell’istanza mentre il successivo art. 157, il cui contenuto è stato largamente ampliato dalla recente novella, prevede una specifica disciplina in materia di marchio collettivo o di certificazione.

Particolare attenzione merita il c. 1 bis che elenca le indicazioni indispensabili per il regolamento d’uso al quale il richiedente, a pena di inammissibilità della domanda, deve attenersi. L’Ufficio competente, una volta ricevuta la domanda procederà con la verifica dei requisiti minimi e, entro i successivi sei mesi, accoglierà o rigetterà l’istanza. In caso di registrazione, la tutela si estenderà per i successivi dieci anni: il titolare del diritto avrà poi l’onere di richiederne il rinnovo entro gli ultimi 12 mesi di scadenza del decennio in corso o nei sei mesi successi al mese di scadenza, in ossequio a quanto previsto dall’art. 15 CPI. Venendo ora alle azioni che possono coinvolgere i marchi registrati, corre l’obbligo illustrare il particolare procedimento avanti la Commissione dei ricorsi chiamata a pronunciarsi sui procedimenti amministrativi di decadenza e nullità, previsti dagli articoli da 184 bis a 184 decies CPI. L’iter procedurale trova fondamento oltre che negli artt. 135 e 136, anche negli articoli che vanno dal 136 bis al 136 terdecies CPI, introdotti dalla riforma del 2019.

In particolare, le nuove disposizioni distinguono le diverse fasi del procedimento ed introducono l’espresso riferimento ad alcune regole tipiche del nostro codice di procedura civile. Si viene, quindi, a creare un processo istruito e deciso in maniera del tutto simile a quelli trattati avanti all’autorità giudiziaria comprendendo, inoltre, la facoltà di accedere ad una fase cautelare e di esecuzione. Di particolare interesse è il procedimento di opposizione alla registrazione avanti all’ufficio italiano brevetti e marchi, proposto per far valere impedimenti alla registrazione o per far valere una precedente registrazione da parte del titolare di un marchio già registrato o del licenziatario dell’uso esclusivo del marchio. In tal caso, in ossequio agli articoli sopra ricordati, UIBM dovrà aprire un procedimento, compiere la necessaria istruttoria ed emettere una decisione.

Il CPI, in via preliminare con l’art. 184 ter, ha cura di disciplinare i profili soggettivi, individuando i soggetti legittimati ad agire nelle azioni amministrative in parola. Nuovamente, si manifesta come opportuno il riferimento alle azioni giudiziali e proprio come per queste ultime è opportuno, fare un distinguo tra azione di decadenza e azione di nullità. Per le prime, ricorda l’art. 184 ter citato, chiunque ne abbia interesse è legittimato a presentare istanza nel caso in cui si rilevi volgarizzazione, decettività sopravventa e inutilizzo del marchio.\ Quanto, invece, all’azione di nullità, conformemente alle regole del nostro ordinamento sui procedimenti avanti l’Autorità Giudiziaria, sono previste ipotesi di nullità assoluta e relativa, con il conseguente interesse ad agire assoluto e relativo.

Nello specifico: se il marchio non avrebbe dovuto essere registrato poiché non confacente con i requisiti minimi previsti dagli artt. 7,9 e 10 c. 1, 13 c. 1 -2 -3, e 14 c. 1 lett. a e b., allora la legittimazione è assoluta. Ove invece, il presupposto della doglianza risiedesse nel difetto di novità per l’esistenza di un marchio anteriore ex art. 13 c.1, o nel caso di registrazione richiesta dall’agente o dal rappresentante senza il consenso del titolare o un giustificato motivo, allora viene a profilarsi una legittimazione relativa. Una particolare riflessione merita la disciplina relativa alla c.d. “prova d’uso” di cui all’art. 184 quinquies, riguardante le istanze volte alla dichiarazione di nullità per difetto del requisito di novità, fondate su un marchio già depositato o con una priorità anteriore, in ossequio a quanto previsto dall’art. 12 c. 1. In osservanza all’art. 184 quinquies, infatti, su istanza del titolare del marchio posteriore, il titolare del marchio anteriore è tenuto a fornire la prova che, nel corso dell’ultimo quinquennio, il marchio anteriore è stato oggetto si uso effettivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato. O che sussistono motivi legittimi per il suo non uso, a condizione che la procedura di registrazione del marchio anteriore alla data di presentazione dell’istanza, fosse conclusa da almeno cinque anni.

Nel caso in cui non fosse assolto l’onere della prova entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione da parte dell’UIBM, la domanda di nullità troverà rigetto. Proprio in merito alle decisioni dell’UIBM, si ritiene particolarmente significativa, la natura delle pronunce emesse e la decorrenza degli effetti che ne conseguono: la decisione di decadenza o nullità di un marchio ha portata erga omnes e quindi opponibile ai terzi ma la relativa decorrenza può determinarsi in momenti differenti.

La decadenza della registrazione (totale o parziale) produce effetti a decorrere dalla data di deposito della domanda di decadenza o quella anteriore in cui è maturata una causa di decadenza. La nullità, invece, produce effetti ab origine e quindi fin dalla data di registrazione. Occorre, poi, specificare che i provvedimenti che accolgono o rigettano, anche parzialmente l’istanza di nullità e decadenza, sono impugnabili davanti alla Commissione dei Ricorsi.\ In ultimo si precisa che lo stesso trattamento è riservato anche ai provvedimenti che dichiarano l’irricevibilità, l’inammissibilità e l’estinzione della procedura ma l’art. 184 decies non include fra i provvedimenti dell’UIBM impugnabili, le pronunce che accertano l’improcedibilità dell’azione di nullità e decadenza.